さて、商標登録に関して最も難しいことの一つとして、「登録できるものとできないものがある」ということがあります。
実は、商標登録というのは、特許庁に書類を提出すれば何でも登録になるというものではなく、けっこう厳しい審査によって、登録になるかならないかを判断されているのです。
ここでは、登録にならない商標のうち、代表的なものについてご紹介していきます。
まずは、登録にならない商標というのは、大きく二つに分かれることを覚えておくと分かりやすいと思います。
一つ目は、「ありきたり」な商標。
二つ目は、「すでに他人が登録している」商標です。
（１）「ありきたり」な商標
登録できない商標の一つ目は、「ありきたり」な商標です。
これを、専門用語で言うと、「識別力が無い」とか「特別顕著性が無い」といいます。
これは、少し乱暴な言葉で言うと、「そもそもこれは商標にはなり得ないもの」ともいえます。
商標というのは、trademarkつまり、取引上（trade）の目印（mark）です。
ですから、全く目印にならないようなありきたりなものは、商標登録する価値が無いということなのです。
さてそれでは、ここではさらに細かく、「ありきたり」な商標をいくつかの類型に分けてみていきましょう。
１．「ありきたり」な商標 その１「普通名称」
「ありきたり」な商標の代表的なものは、「普通名称」です。
例えば、「リンゴ」「アップル」「食堂」「レストラン」「ステレオ」「チョコレート」「サプリメント」etc…
普通名称とは、簡単に言うと、「辞書に載っている言葉」のことです。
ここでいう辞書というのは、例えば国語辞典や広辞苑のような伝統的な辞書には限りません。
そして、ここでちょっと注意が必要なのは、「普通名称」というのは、日々、新しく生まれているということです。
つまり、最初は、誰かが自分だけ使っていた言葉であっても、それが世の中に広まって行き、多くの人が使うようになると、普通名称となるのです。
これを、「普通名称化」といいます。
例えば、Wikipediaに載るような言葉は、かなり「普通名称化」が進んでいると言っていいでしょう。
ですから、現在はあなたが独自に使っているその言葉は、現在はまだ商標登録ができるかもしれませんが、１年後には普通名称化し、登録できなくなっているかもしれないということですね。
それでは、普通名称の「略語」はどうでしょうか？ 例えば、先ほど上げた例の「サプリメント」の略語の「サプリ」というものは登録になるでしょうか？
おそらく想像がつくかと思いますが、略語であっても、すでに、多くの人が使うようになっている略語は、登録になりません。
一方で、必ずしも略語が商標登録にならないという訳ではありません。
むしろ、一般的に使われるようになっていなければ、略語は、立派な登録の対象といえます。
例えば、「デジカメ」という言葉は、現在では誰もが使うようになっていますが、実は、三洋電機の登録商標です。
当時は、新しい略し方だったんですね。
このように、先ほどもご説明しましたが、今は登録できるけれど、将来は普通名称化して登録できなくなる、ということはよくあります。
これも、早く商標登録した方が良い理由の一つと言えますね。
２．「ありきたり」な商標 その２「そのまま記述しただけ」
「普通名称」のように辞書にのらない言葉であっても、「ありきたり」とされるものがあります。
例えば、北海道牛乳とか、おいしい牛乳、暖めて飲むミルク、美しく撮れるカメラ、使い捨てカメラ、丸の内レストラン、チョコレートパン、抹茶アイスetc…
これらは、つまり、「商品やサービスの内容をそのまま表したに過ぎないもの」です（専門用語で、「記述的商標」といいます）。
この「記述的商標」にも、いくつかパターンかあります。
- 北海道牛乳，丸の内レストラン，高円寺カフェ・・・商品の産地やお店の場所を表したもの
- 美しく撮れるカメラ，高性能パソコン・・・品質を表したもの
- 暖めて飲むミルク，使い捨てカメラ，携帯パソコン・・・使い方を表したもの
- チョコレートパン，抹茶アイス，わさび大福・・・原材料を表したもの
などが代表的です。
こういった商標は、「識別力」を発揮しないこともありますし、また、一個人に独占させるべき言葉ではありません。
例えば、「北海道牛乳」という言葉は、北海道で牛乳を生産している人であれば誰しも使用したい言葉だからです。
そういった理由で、商標登録できないことになっています。
３．「ありきたり」な商標 その３ 「ありふれた姓」
「ありきたり」な商標の３つめのパターンです。
特に、日本人のありふれた姓、井上、上野、佐藤、杉村、鈴木etc…などは、商標登録できません。
ここで注意が必要なのは、姓名ではなく、「姓」だということです。
つまり、フルネームならば登録になる余地があります。
４．「ありきたり」であるかどうかは、「業種」とも関係します
例えば、ありきたりな言葉の代表として、「普通名称」というものがありました。
リンゴ、アップル、などです。
ここで、リンゴの銘柄の名前としてや、野菜を販売するショップの名前としては、リンゴ、アップルというものは絶対に登録にならないでしょう。
しかしながら、コンピューターの製造メーカーの名前であれば、Macを作っている「Apple」という有名な会社がありますよね。
このように、一見ありきたりな名前であっても、業種によっては登録になる場合があるので注意しましょう。
５．「そのまま記述しただけ」にはグレーゾーンがあります
ちなみに、これらの「ありきたり」な商標の中でも得に、「そのまま記載しただけ」の記述的商標は、コレに該当するかどうかの判断が難しいです。
これは、商標法でいうと３条１項３号という法律に該当するのですが、この商標法３条１項３号という法律は、弁理士が商標登録実務をやっていて、一番出会う回数が多い法律の一つなのです。
私の経験上では、審査官から「こんな商標は、登録できません。」と伝えられるときの理由のうち、かなりの割合が、この商標法３条１項３号である気がします。
つまり、何を言いたいかと言いますと、上の例に挙げたような「明らかにだめ」なものの他に、いわゆる「グレーゾーン」が多数存在するということなのです。
正直、弁理士でも、判断しかねる場合が多数あります。
こういう場合は、「試しに出してみる」というのも一つの有効な手段です。
弁理士から見ると、登録になるかどうかの調査においては、通らない可能性のある案件は、悲観的に伝えるものです。
例えば、「登録になる可能性が高いな」と思っても、少しでも懸念材料があれば、それを全てつたえなくてはなりません。
これは、どうしても仕方が無いことだと思います。
なぜかというと、通らなかったときは、弁理士の責任になるからです。
弁理士によっては、通らない可能性がある案件の出願をすごく嫌がる方もいます。
登録にならなかった場合成功報酬が入りませんし、自分の業務上の成績である「登録率」も下がるからです。
しかし、それでは、本当の意味でお客様のためにはなりません。
なお、商標業務というものは、もしグレーゾーンを徹底的に避ければ、登録率９０%を超えるのは簡単です。
しかしグレーゾーンの商標は、登録になれば、すごく価値の高い権利として機能する場合もあります。
また、逆に、「グレーゾーンだから出すのをやめよう」ということで、登録を諦めていたものが、他人に登録されてしまって、非常に痛い目を見るということもあります。
弁理士に、「通らない可能性があります」といわれたときは、どうすればよいのか、よくよく相談してみてください。
アイリンクの商標専門弁理士は、グレーゾーンの商標への対応を得意としています。
（２） すでに商標登録されている商標
商標登録は早い者勝ちですので、先に他人が登録してしまったものは、もはや自分は登録できません。
このルールは、いたってシンプルですよね。
ただし、このルールについても、少々気をつけなくてはならないことがありますので、ご説明します。
１．「類似」の商標もNGです
厳密にいうと、商標登録できない範囲は、既に登録されている商標と完全に同一なものだけでなく、「類似」する範囲にも及びます。
ですから、例えば、「シャネル」という商標が登録されていた場合、アルファベットの「CHANEL」や、平仮名の「しゃねる」などは登録できません。
さらに、「シャネルス」「シャネール」なども、かなりの確率で、登録できないと考えて良いでしょう。
しかし、難しいのは、この「類似範囲」の判定方法です。
特許庁では、「商標審査基準」というもので、この類似範囲についてかなり細かく規定していますが、それでも全てを網羅でいている訳ではありません。
しかも、これは、「原則」ですので、例外もあり得ます。
商標が類似するかどうかというのは、その社会や業界の取引事情によってもかなり大きく変わってくるのです。
なので、画一的な判断をすることはとても難しいといえます。
２．「類似」かな？ と思ったら
この判断を、専門用語で「類否判断」といいます（パソコンの変換でも出ないような言葉ですので、覚える必要はありません）。
この類否判断というのは、商標専門弁理士の極意の一つとなっていますが、実際のところは、出願する前に「類似の可能性がある」と気がついた場合、商標を変更するようにご提案することが多いです。
審査官に「あなたの商標は、登録商標と類似するため登録できません」と通知された後に、審査官に対して反論するということもできます。
弁理士としては、腕の見せ所なので、正直、やりたい気持ちもあります。
しかし、お客さんのことを考えると、多くの場合は、そこまでして特定の商標にこだわることは、おすすめできません。
なぜならば、もし、審査官が「類似する」と判断し、それを反論により覆すことができなかったら、大変なことになるからです。
その商標は登録できないのはもちろん、現在、その商標を使っている行為は、「商標権侵害」に当たるということを、審査官が公に認めたのと同じことになるのです。
ですから、すでにその商標を使用していて、どうしてもその商標にこだわりたい、という事情が無い限りは、「類似の可能性有り」という段階で、商標を変更するのがベストだと思います。
３．「類似」するかどうかの３つの判断基準
類否判断の判断基準については、商標審査基準の４条１項１１号というところに、かなり細かく記載されています。
ちなみに、この審査基準は、「審査官はこの基準に乗っ取って審査しますよ」という意思表示ですので、必ずしも、個々の事例において絶対的に正しい基準ではありません。
しかし、少なくとも最初の審査においては、この審査基準が重視されます。
類否判断の最も基本となることとして、商標の類似は、
- 外観（見た目）
- 観念（意味）
- 称呼（読み）
以上の３つの要素を考慮して、総合的に判断されます。
そして、文字ベースの商標においては、最も重視されるのは、(c)の「称呼」（読み）です。
これが同一であれば、かなりの確率で、「類似」といわれます。
例えば、以前、私のクライアントが「島走」という商標を出願したときに、「東装」及び「TOSO」という商標と類似であると審査官から指摘されたことがありました。
これは、色々苦労して登録にしましたが、このように、明らかに見た目が違う場合であっても、「類似」と言われることがあります。
ですから、一般の方が商標の類似を考えるときは、まずは、「称呼」（読み）を中心に考えてみてください。
４．商標の一部が同一の場合は？
称呼（読み）が完全に同一の場合だけでなく、一文字違いの場合も、類似とされる可能性があります。
また、「ライオン」と「スーパーライオン」のように一部の称呼（読み）が同一の場合も、類似とされる場合があります。
このときのポイントとなる判断基準は、付加されている「スーパー」の部分が、特徴的な言葉か否かです。
残念ながら、今回の事例では、「スーパー」というのは、良くある「形容詞的文字」と言われて、商標全体にあまり影響を及ぼさないと言われています。
また、商標の類否判断においては、「指定商品・役務」、つまり、何の業種について登録するのかも関わってきます。
例えば「飲食業」について登録する場合には、「ライオン」と「ライオンレストラン」など、飲食業において通常使われる文字は、類否判断にあまり大きな影響を与えないとされています。
５．商標が同じでも、業種が違えばOK
さて、ここまでは、すでに登録されている商標と「類似する商標」は登録できないというお話をしてきました。
ここからは、話が変わって、登録をしている「業種」についてご説明します。
商標登録は、その商標を、何の「業種」について使用しますか、ということで、必ず「業種」を登録しています。
そして、その登録した「業種」の範囲にしか、登録の権利は及ばないのです。
この「業種」のことを、「指定商品・指定役務」といいます。
役務というのは、サービスのことです。
例えば、「ABC」という商標が、「飲食物の提供」という業種にだけ登録されている場合、あなたは、「ABC」という商標を、別な業種、例えば、化粧品とか、お菓子とかについて登録することができるのです。
ところで、この業種（指定商品・指定役務）は、４５つの区分に分けて定められています。
例えば、医薬品であれば第５類、飲食物の提供であれば第４３類、弁護士業であれば第４５類です。
ここで少し気をつけなくてはならないのですが、この「区分」が同じだったとしても、必ずしも、類似の業種とはされません。
例えば、「飲食物の提供」と「宿泊施設の提供」は、同じ第４３類ですが、これらは、非類似の業種とされています。
ですから、「ABC」という商標が「飲食物の提供」についてのみ登録されていたならば、あなたは、「宿泊施設の提供」について登録することができます。
そして、ここでさらに気をつけなくてはならないことがあります。
もし、他人が「ABC」という商標を「飲食物の提供」についてのみ登録していたとします。
このとき、確かに、あなたは「ABC」を「宿泊施設の提供」について登録することができます。
しかし、この二つの業種は、実は密接に関わっていますよね。
なぜかというと、ホテルを経営する場合、一緒にレストランも経営することがあるためです。
ですから、「宿泊施設の提供」が空いているからといって、安易に、その部分だけで登録したならば、後で問題が起きることがあるのです。
６．業種の「区分」については、類似商品役務審査基準を参照
上で説明した「区分」などについては、特許庁が作成した「類似商品役務審査基準」というものがインターネットで見られるので、ご興味のある方はこれを参照してみてください。
しかし、この類似商品役務審査基準は、結構難解です。
自分で見てみるのはとても良いことなのですが、これを見て自分で簡単に判断してしまうのは、おすすめしません。
商標登録に関しては、必ず、弁理士に相談しましょう。